Acórdão nº 2010/0142667-8 de T3 - TERCEIRA TURMA

Magistrado ResponsávelMinistra NANCY ANDRIGHI (1118)
EmissorT3 - TERCEIRA TURMA
Tipo de RecursoRecurso Especial

RECURSO ESPECIAL Nº 1.204.488 - RS (2010⁄0142667-8)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : L.F.D.S.L. E OUTRO(S)
RECORRIDO : G.C.D.V.L.
ADVOGADA : NATÁLIA DE CAMPOS ARANOVICH E OUTRO(S)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279⁄96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

  1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

  2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772⁄71 – corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI –, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.

  3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772⁄71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772⁄71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes.

  4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 5.772⁄71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

  5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.

  6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja “suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada.

  7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

  8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Massami Uyeda, Sidnei Beneti, P. deT.S. e Vasco Della Giustina votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 22 de fevereiro de 2011(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora

RECURSO ESPECIAL Nº 1.204.488 - RS (2010⁄0142667-8)

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : L.F.D.S.L. E OUTRO(S)
RECORRIDO : G.C.D.V.L.
ADVOGADA : NATÁLIA DE CAMPOS ARANOVICH E OUTRO(S)

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

Cuida-se de recurso especial interposto por INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região.

Ação: mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por G.C.D.V.L. contra ato do Sr. Presidente do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, ora recorrente, objetivando provimento jurisdicional que suspenda o processo administrativo nº 822040123, no qual foi registrado a marca “Street Crime Gang”, na classe n.º 25.10 (artigos de vestuário), sob o fundamento de violação do art. 124, III e V, da Lei 9.279⁄96, que proíbe o registro de marca que ofenda a honra ou a imagem de pessoas, bem como quando constitua nome empresarial de outrem (e-STJ fls. 02⁄08).

A impetrante alegou que atua desde 1976 no Rio Grande do Sul, tendo tornado o nome “Gang” facilmente identificado e com potencial de comercialização no ramo de vestuário, expandindo-se para Santa Catarina e Paraná.

Indeferimento da liminar: contra a decisão que indeferiu a liminar (e-STJ fl. 100), o...

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