Acórdão nº EREsp 964780 / SP de S2 - SEGUNDA SEÇÃO

• Data: 10 Agosto 2011
• Número do processo: EREsp 964780 / SP
• Órgão: Segunda Seção (Superior Tribunal de Justiça do Brasil)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 964.780 - SP (2010⁄0041638-4) (f)

RELATORA	:	MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE	:	L.P.S.E.O.
ADVOGADO	:	DANIEL FONSÊCA ROLLER E OUTRO(S)
EMBARGADO	:	B.U.D.L. E OUTRO
ADVOGADOS	:	JEFERSON WADY SABBAG E OUTRO(S)
		LYCURGO LEITE NETO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INOCORRENTES. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CADUCIDADE. EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC). FINALIDADE DA LEI.

1. O recolhimento de custas recursais por um dos litisconsortes ativos e necessários é suficiente para o afastamento da deserção, mormente quando o patrocínio da causa é conduzido pelos mesmos advogados. Precedentes.

2. O simples fato de não constar o nome de todos os litisconsortes no substabelecimento – outorgado pelo escritório de advocacia na origem a causídicos com atuação perante o STJ – não significa por si só defeito na representação processual, mas mero erro material. Havendo outros elementos a evidenciar comunhão de interesses ao longo da instrução, bem como a atuação conjunta dos representados em todos os atos do processo, a regularidade da representação é manifesta.

3. Denomina-se técnica de política judiciária a discussão sobre a direção – para frente (ex nunc) ou para trás (ex tunc) – e a extensão – limitada ou ilimitada – da atividade temporal dos efeitos de determinado instituto jurídico. Quando o legislador é silente acerca de sua definição, cabe ao Poder Judiciário preencher essa lacuna. Precedente do STF.

4. A nulidade do registro de marca industrial ocorre quando se reconhece a existência de determinado vício apto a macular a concessão do registro desde seu início. Quando for impossível manter a validade de algo nulo ab ovo, operam-se efeitos retroativos (ex tunc).

5. Já a caducidade do registro implica a declaração de determinada circunstância fática, que pode ser verificada pela inexistência de uso da marca desde seu registro ou pela interrupção do uso por prazo além do limite legal. Quando a condição para manutenção do registro deixa de existir, operam-se efeitos prospectivos (ex nunc).

6. A prospectividade dos efeitos da caducidade é a mais adequada à finalidade do registro industrial, pois confere maior segurança jurídica aos agentes econômicos e desestimula a contrafação.

7. Embargos de divergência acolhidos para prevalecer a orientação do REsp 330.175⁄PR, que reconhece efeitos prospectivos (ex nunc) da declaração de caducidade da marca industrial.

   ACÓRDÃO

   Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro João Otávio de Noronha acompanhando o voto da Sra. Ministra Relatora e dando provimento aos embargos de divergência, por maioria, dar provimento aos embargos de divergência, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora, vencido o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, que não conhecia dos embargos de divergência. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti, Raul Araújo, P. deT.S. e M.I.G. votaram com a Sra. Ministra Relatora. Não participaram do julgamento os Srs. M.A.C.F. e Ricardo Villas Bôas Cueva (art. 162, § 2º, RISTJ). Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

   Brasília (DF), 10 de agosto de 2011(Data do Julgamento)

   MINISTRO MASSAMI UYEDA

   Presidente

   MINISTRA NANCY ANDRIGHI

   Relatora

   EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 964.780 - SP (2010⁄0041638-4) (f)

   EMBARGANTE	:	L.P.S.E.O.
   ADVOGADO	:	DANIEL FONSÊCA ROLLER E OUTRO(S)
   EMBARGADO	:	B.U.D.L. E OUTRO
   ADVOGADOS	:	JEFERSON WADY SABBAG E OUTRO(S)
   		LYCURGO LEITE NETO

   RELATÓRIO

   A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

   Cuida-se de embargos de divergência em recurso especial interpostos por LAUTREC PUBLICIDADE S⁄A, TOMASELLA ADM. PART. LTDA. e E.P.G.B.L. contra acórdão proferido pela 4ª Turma do STJ.

   Ação: de abstenção de uso de marca e indenização, ajuizada por LAUTREC PUBLICIDADE S⁄A, TOMASELLA ADM. PART. LTDA. e E.P.G.B.L. em face de BF U.D.L. TV SBT CANAL 4 DE S. PAULO S.A. (fls. 21⁄32).

   Sentença: julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar as rés: (i) a absterem-se do uso da denominação “O Jogo do Milhão”; (ii) a absterem-se de imitar a marca “El Juego Del Million”, permitido o uso da denominação “O Show do Milhão”, sob pena de multa diária de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); (iii) a pagar indenização em valor equivalente à remuneração que as autoras teriam obtido com a concessão do uso da marca (fls. 85⁄95).

   Acórdão: o TJ⁄SP, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da autarquia recorrida (fls. 243⁄257). O acórdão foi assim ementado:

   Prejudicial de caducidade da marca "Jogo do Milhão" - Afastada. SENTENÇA - Nulidade - Julgamento 'extra petita' - Inocorrência - Preliminar rejeitada. AGRAVO RETIDO - Recurso contra despacho sem cunho decisório - Despacho de mero expediente - Aplicação do art. 504 do CPC – Agravo não conhecido. PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Uso indevido de marca de terceiros - Contrafação caracterizada - Abstenção do uso - Dever de indenizar - Sentença confirmada - Apelos não providos (fl. 244).

   Recurso especial: interposto por B.F.U.D.L. e TVSBT - CANAL 4 DE SÃO PAULO, foi provido pela 4ª Turma do STJ (REsp 964.780⁄SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJe de 24⁄9⁄2009):

   PROPRIEDADE INTELECTUAL, INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCAS E PATENTES . "JUEGO DEL MILLION" X "JOGO DO MILHÃO". FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC. CADUCIDADE. ARTS. 142 E 143 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SISTEMA DECLARATIVO. CADUCIDADE. EFEITOS EX TUNC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Após a propositura da ação, se algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do litígio, compete ao magistrado apreciá-lo, até de ofício, no momento do julgamento (art. 462 do Código de Processo Civil).

2. O detentor da marca registrada perderá o registro, por caducidade, se a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse e decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil ou se o uso tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou, ainda, se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação, que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro (Lei de Propriedade Industrial, art. 143, incisos I e II).

3. Vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso.

4. Recurso especial conhecido e provido.

   Embargos de divergência: foram interpostos por LAUTREC PUBLICIDADE S⁄A, TOMASELLA ADM. PART. LTDA. e E.P.G.B.L. (fls. 534⁄550). A divergência que justificou a interposição do recurso se estabeleceu com precedente da 3ª Turma do STJ, exarado no julgamento do REsp 330.175⁄PR (Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 1⁄4⁄2002), assim ementado:

   MARCA. ART. 459 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE. PRECEDENTES DA CORTE.

1. Não colhe a nulidade pleiteada em torno do art. 459, parágrafo único, do Código de Processo Civil diante da jurisprudência da Corte no sentido de que a "decretação de nulidade decorrente da inobservância da regra inserta no parágrafo único do art. 459, do CPC, depende de iniciativa do autor" (REsp n° 73.932⁄RJ, da minha relatoria, DJ de 16⁄02⁄98; REsp n° 49.445⁄SP, Relator o Senhor Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 13⁄03⁄95; REsp n° 56.566⁄MG, Relator o Senhor Ministro Costa Leite, DJ de 10⁄04⁄95).

2. Tendo havido a contrafação durante o período em que vigia o registro, a ulterior declaração de caducidade não invalida o pedido de indenização, havendo precedente da Corte que considera os efeitos da declaração de caducidade ex nunc (REsp n° 28.878⁄RJ, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 08⁄6⁄98).

3. Os embargos de declaração apresentados em primeiro grau com o objetivo de, com adequada fundamentação, aclarar questões para o exame do Tribunal local não podem ser tidos como protelatórios, merecendo afastada a multa.

4. Recurso especial conhecido e provido, em parte.

   Afirmam os embargantes que deve prevalecer o julgado paradigma sob risco de se esvaziar a garantia que o registro da marca confere ao seu titular, em especial, na busca de ressarcimento pela contrafação sofrida.

   Admitidos os embargos de divergência (fl. 572), as embargadas apresentaram impugnação às fls. 577⁄589. Apontam preliminarmente: haver deserção do recurso, por irregularidade na representação das embargantes e na guia de recolhimento de custas; e carência de ação, pois a caducidade da marca implica extinção do direito à sua proteção. No mérito pugnam pela rejeição dos embargos.

   É o relatório.

   EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 964.780 - SP (2010⁄0041638-4) (f)

   RELATORA	:	MINISTRA NANCY ANDRIGHI
   EMBARGANTE	:	L.P.S.E.O.
   ADVOGADO	:	DANIEL FONSÊCA ROLLER E OUTRO(S)
   EMBARGADO	:	B.U.D.L. E OUTRO
   ADVOGADOS	:	JEFERSON WADY SABBAG E OUTRO(S)
   		LYCURGO LEITE NETO

   VOTO

   A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

   I - Delimitação da controvérsia

   Cinge-se a lide a definir quais os efeitos do cancelamento de registro de marca industrial por ausência de uso – caducidade – nos termos do art. 142, III, da Lei n. 9.279⁄96.

   II – Preliminares: deserção e carência de ação

   A preliminar de deserção, fundamentada na irregularidade de representação e na ausência de recolhimento de custas, foi arguida pelas embargadas nos seguintes termos (fls. 578⁄580):

   É de rigor a declaração de deserção dos Embargos de Divergência que ora se combate, na medida em que a Embargada (sic) Lautrec Publicidade S⁄A deixou de comprovar o recolhimento do preparo dos presentes Embargos, em seu próprio nome, como se pode verificar nos autos.

   (...) verifica-se que a GRU referente ao valor do preparo dos Embargos foi paga pela empresa Tomasella...